摘要: 專利無效舉發行政訴訟中，經專利權人於訴訟中迴避前案證據而向智慧財產局申請更正專利申請範圍，經智慧財產局審定准予更正，再經法院曉諭爭點，兩造充分辯論，法院認為更正後專利申請範圍還是為前案證據所揭露，法院仍將逕為命舉發成立之判決。
稍早前的情況
專利權人面對舉發訴訟，即便證據顯示不利，以往法院判決主文至多為：「智財局就Ａ專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。」之宣判，專利權人經常冀圖待全案發回智財局，再檢視是否修正專利範圍（亦即提出「更正聲請」），在訴訟階段並不積極限縮專利申請範圍迴避前案。如此，將導致程序之冗長，可以想見，與智慧財產案件審理制度寄望紛爭一次快速解決有間。
我所代理案件上訴至最高行政法院，最高行政法院召開庭長法官聯席會議的關鍵決定及相關判決
我在２０１３年一件智慧財產法院判決中，雖已獲得如前述一將專利撤銷並發回智財局之勝訴判決，但我認為，在這個個案情況，包括在訴訟程序中，專利權人根本無意提出「更正」的事實，法院實應該直接為「專利舉發成立」之判決才對，不應再發回智財局，此有違紛爭解決一次性之智慧財產案件審理法立法目的。對於這個一般認為已屬勝訴之判決，我表示不服而提出上訴。
此案於２０１３年上訴至最高行政法院，但均無後續消息。最高行政法院於104(２０１５)年間，為此爭點進行研究，隨後於104(２０１５) 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議做成決議（如附錄），簡言之，認為專利有效性既然已被證據挑戰，如（１）法院已適當曉諭爭點；（２）經充分辯論；（３）專利權人自行判斷後未向智財局提出更正聲請，則法院如認為舉發成立，即得直接命智財局為專利舉發成立之處分，無需再發回智財局。
最高行政法院隨後於我上訴之案件，直接引用此見解，判決「智財局應就Ａ專利做成舉發成立撤銷專利權之處分」，並直接判決確定。（最高行政法院１０４年度判字第３５２號判決，於104.6.25裁判）
此見解對於智慧財產法院審理中之案件，造成關鍵影響，專利權人，必須嚴肅看待訴訟程序舉發證據之提出，不能再存有僥倖，希望待案件撤銷發回智財局，再來考慮更正。目前此一見解在智慧財產法院實際運作之情況，似乎也不侷限在２０１３年專利法修正施行前所做成舉發審定之案件。所以，專利權人在行政法院審理程序中，如意識舉發訴訟情況似乎不利於專利權人，均會積極提出「已在智財局提出更正聲請」之主張。
然在智財局提出更正聲請，此時，智慧財產法院究竟該如何處理？最高行政法院隨後在105年度判字第337號判決中，以較保守之角度，表明「應待更正處分」。
最近案例顯示智慧財產法院的裁判模式
智慧財產法院審理專利無效舉發行政訴訟，目前似乎較穩定地，依據最高行政法院104年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議以及105年度判字第337號判決，採取以下之作法:
(一)專利權人於行政訴訟中意識可能遭到專利無效之不利判決；
(二)專利權人向智慧財產局申請更正專利聲請範圍；
(三)智慧財產法院待智慧財產局為准否更正之決定；
(四)依據更正後(或不准更正)之範圍，智慧財產法院向各方曉諭爭點，充分辯論；
(五)如依據更正後專利申請範圍，法院仍認為專利無效，法院將逕為命智慧財產局舉發成立處分之判決。
我最近處理的一件案件，法院就是依據以上步驟審理，判決我方當事人勝訴，更正後的專利，仍應撤銷，直接命智慧財產局為舉發成立，應予撤銷專利權之處分。
智慧財產法院106年度行專訴字第41號行政判決，於2019年2月21日宣判。並此感謝我的團隊夥伴謝祥揚律師、陳建銘博士、吳凱智專利師及所帶領團隊成員，他們有最大的貢獻。
附錄：
<最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議（二）>
依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據 之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正 之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申 請。而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均 列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出 新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證 據提出之場合，依審理法第 33 條第 2 項規定，智慧局亦應就新證據之 主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦 應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。故不 論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟 程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判 斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及民國 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者， 均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、 撤銷專利權之處分。
相關後續將不時刊載於: 林發立 Fali. Lin
