智慧財產權侵權訴訟提示事項


 (本文係授權台北律師公會【新手律師執業指南】出版前之文稿,表達可能有差異)

#通則

權利種類

智慧財產權多是以法律制度所創設,一般人對於其認知有限。當事人經常未必能精確表述(例如是商標權侵害卻稱要取締專利仿冒),必須先詳細確認其欲主張權利之內涵。有些商業情況,亦不限於一種智慧財產權可以主張,各種權利主張之方式也不相同(民事損害賠償、刑事告訴或告發、行政處分之檢舉),當事人可就多種可主張權利中,選擇最有效率方式主張之。

  • 法律修正

智慧財產權特重制度演進及國際接軌,因此經常有權利內容改變,或是權利保護年限修正等情況,必須隨時注意考察系爭權利正確適用之法律,這些規定有時會規範在法律「附則」之中。

  • 訴訟目的

有些智慧財產權訴訟的商業性格很強,當事人的目的通常有多種可能,典型的例如是防止競爭者進入市場,或請求損害賠償。也可能是宣示對於智慧財產權捍衛之決心,必須了解訴訟目的,選擇最適切方式,包括刑事、民事或行政程序,在刑事訴訟則必須考慮是否為告訴乃論案件。

  • 權利有效性及損害賠償

智慧財產權侵權訴訟,經常涉及(1)權利有效性爭議及(2)侵權訴訟是否成立本身。在智慧財產案件審理法施行之後,二程序經常會合併在一個侵權訴訟進行,事實上每一部分都有相當複雜度,換言之,一個智慧財產侵權訴訟事(案)件,經常是二個實質訴訟的結合,律師在受理委託時,必須與當事人充分討論。

  • 程序特殊性

案件之管轄,應在一般法院或智慧財產及商業法院管轄,應妥為判斷。雖然在民事爭訟,一般解釋為專業法院係「優先管轄」而非專屬管轄,但在實務運作上,已發展諸多案例見解,應該加以參考。

在智慧財產權侵權案件,基於紛爭解決一次性及效率性、專業性等考慮,在智慧財產案件審理法,有不少特殊規定。例如在專利侵權案件,有技術審查官之設置,亦有相對較多的祕密保持命令制度,必須加以理解。

  • 蒐證

智慧財產侵權案件之蒐證,與其他案件一樣,都具有重要性。只不過,智慧財產案件(尤其是專利及營業秘密),經常涉及更高度的專業性,此部分通常需要事前與各領域專家進行合作,較容易完成蒐證,而蒐證完整度,經常攸關日後訴訟之成果。

  • 涉外因素

智慧財產權侵權訴訟,有可能經常涉及涉外因素,因此須注意當事人之訴訟當事人能力問題等,也可能面臨是否需命供訴訟費用擔保之爭議。

#著作權

  • 著作種類

爭議標的究竟屬於何種著作,應參考「著作權法第五條第一項各款著作內容例示」(經濟部智慧財產局81年6月10日台(81)內著字第八一八四○○二號公告)

  • 侵權比對

著作權之侵害,多數見解仍以「接觸」及「實質相似」來做判斷,對此二部分均需詳為蒐證與比對,早年案件多委由外部鑑定人提出鑑定報告,目前則可能由受訴法院自行進行侵權比對(較單純之案件)。

  • 損害賠償計算

著作權法侵權損害賠償之計算,與一般民事侵權案件近似,並設有法官酌定之機制。(著作權法第88條及其他)

#商標

  • 商標內容(年限及服務類別)

相對於著作權,商標內容較為單純,應檢索主管機關資料庫,瞭解其權利狀況,尤其是權利人、專用期限。主管機關公開資料庫中,尚有「案件歷史(爭議/行政救濟)」可供查詢。

在商標侵權訴訟中,是否屬於同一或類似商品(或服務),攸關侵權成立與否,因此商標之「商品類別及商品名稱」也是非常重要的參考資料。

  • 損害賠償計算及刑事告訴

商標侵權損害賠償之計算,除與一般民事侵權近似之規定外,另有以查獲侵害商標權商品之零售單價倍數以及相當授權金來計算損害之規定。(商標法第71條及其他)

另外基於商標法公眾利益性質,商標之刑事侵害規定,均非告訴乃論之罪,在提出之前即應納入評估。

#專利

  • 專利種類

當事人所欲主張者,究竟是「發明專利」、「新型專利」或是「設計專利」(早年稱「新式樣專利」),其內涵(例如專利年限)不同。

  • 有效性爭議

專利基本上頗重視技術或設計核心,經常會涉及專利是否符合法定要件,亦即專利本身究竟是否有效之問題,此與一般典型民事侵權訴訟不太一樣。

專利有效性爭議,需正確解釋專利範圍,發覺先前技藝,雙方對此部分之辯論有可能占用程序資源達二分之一甚至更多,具高度技術性。

具有多國專利對應案件之情況,亦須注意對應專利在國外的情形,其有效性是否經過挑戰。

  • 專利侵害之比對(專利範圍解讀)

專利範圍的正確解讀,是專利侵害認定的先決問題,也直接攸關專利侵害成立與否之判定,智慧財產及商業法院審理實務上,可能因此下「中間判決」。專利範圍解讀涉及專利法實務之經驗、先前技藝之檢索,還有說明的過程。

依據專利範圍解讀的結果,進行專利侵害之比對,並獲得結論。

  • 損害賠償計算

專利侵權損害賠償之計算,除與一般民事侵權近似之規定外,另有相當授權金來計算損害之規定,對於故意侵害行為,並有法院酌定之規定。(專利法第97條及其他)

#其他

  • 公平交易法

智慧財產權侵權事件,有時會涉及競爭秩序等公平交易法領域之問題。有民事損害賠償規定,也有刑事處罰及行政調查問題,尤其行政調查,必須明瞭主管機關近期對於類似案件之查處態度為宜。

  • 營業秘密法

營業秘密法案件,近年來受到高度矚目,法務行政主管機關對於相關案件之查處態度轉趨積極,法務部頒有「檢察機關辦理營業秘密案件注意事項」,其中附有「釋明事項表」,是重要參考資料。

營業秘密案件涉及到法律構成要件(營業秘密法第2條)的蒐證及說明,是案件成敗與否之關鍵。